Con la sentenza 14 aprile 2021, causa T-201/20, (link in calce) la decima sezione del Tribunale UE ha confermato la decisione assunta dalla commissione ricorsi dell'Ufficio europeo per proprietà intellettuale (EUIPO) a tutela del marchio “Gallo nero” utilizzato dal Consorzio vino Chianti Classico.
È stata quindi respinta la richiesta di registrazione come marchio UE dell'immagine di un “Gallo” poiché l'uso di questo segno avrebbe fornito un vantaggio indebito dalla notorietà, dal prestigio e dall'eccellenza derivata dal simbolo usato per identificare il vino del Chianti.
La vicenda ha origine dalla richiesta avanzata, nel settembre 2017, da parte di una s.r.l. che chiedeva la registrazione come marchio UE di un segno figurativo costituito dall'immagine di un “Gallo” accompagnato dalla denominazione della parola “Ghisu”. La domanda veniva presentata per i prodotti rientranti nella classe n. 33 dell'Accordo di Nizza che racchiude le “bevande alcoliche (escluse le birre)”.
Il “Consorzio vino Chianti Classico” ha presentato opposizione in forza di quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 207/2009 - Regolamento (UE) 2017/1001, deducendo in particolare di aver ottenuto, nel 2014 e per la medesima classe merceologica, la registrazione del marchio figurativo collettivo italiano costituito anch'esso dalla rappresentazione grafica di un “Gallo Nero” con l'indicazione delle parole “Chianti Classico dal 1716”.
La commissione ricorsi dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha accolto l'opposizione in ragione non solo della notorietà del marchio anteriore, ma anche della sussistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto e conseguentemente di un nesso tra gli stessi.
In particolare la s.r.l. nell’impugnazione avanti al Tribunale UE lamentava che la commissione ricorsi avesse compiuto un'erronea valutazione circa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni e dei presupposti per la tutela accordata al marchio anteriore dall'art. 8, paragrafo 5, del regolamento 207/2009.
Il Tribunale UE si è dunque interrogato in merito alla sussistenza o meno delle condizioni previste dalla normativa europea ai fini di verificare la correttezza della valutazione della commissione ricorsi in merito alla esclusione della registrazione del marchio richiesto dalla ricorrente.
In particolare l'art. 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 207/2009 non ammette la registrazione di un marchio quando si verificano diverse condizioni relative, in primo luogo, all'identità od alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all'esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocata a sostegno dell'opposizione ed, in terzo luogo, all'emersione del rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio.
Alla luce dei principi sopra richiamati, il Tribunale UE ha evidenziato che la commissione di ricorso aveva correttamente riconosciuto l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico di riferimento in quanto non solo i segni presentavano una somiglianza visiva e concettuale, poiché contenevano l'immagine di un “Gallo”, ma anche che i prodotti erano sostanzialmente identici.
Il marchio anteriore godeva inoltre di un elevato tasso di notorietà e possedeva un carattere distintivo intrinseco rafforzato dal suo uso per decenni, donde era dunque sussistente un rischio di confusione od un rischio di associazione tra i segni.
La presenza del termine “Ghisu” nel marchio per il quale era stata richiesta la registrazione non era sufficiente ad escludere il rischio che quest'ultimo potesse essere inteso come una variante autorizzata del marchio collettivo anteriore.
La ricorrente ha poi sollevato la questione riguardante la differenza tra i prodotti per i quali sono utilizzati i marchi in conflitto (vino tipo vermentino di Gallura per la ricorrente e rosso del Chianti per il titolare del marchio anteriore).
Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, il marchio anteriore designa una zona ben delimitata di produzione di vini rossi, donde la notorietà di cui gode il marchio non potrebbe applicarsi a prodotti diversi rispetto a quelli per cui viene utilizzato, vale a dire i vini rossi provenienti dalla zona geografica del Chianti.
Nell'ambito della valutazione del grado di prossimità tra i prodotti in sede di esame dell'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 è necessario prendere in considerazione i prodotti per i quali è chiesta la registrazione del marchio e non quelli per i quali il segno viene effettivamente utilizzato.
Il Tribunale UE ha evidenziato che il segno oggetto della domanda di marchio è registrato per “bevande alcoliche (escluse le birre)” e la ricorrente non ha limitato i prodotti oggetto della registrazione richiesta al solo vino bianco.
Per tale ragione, i motivi di contestazione sollevati dalla ricorrente in merito alla differenza tra i prodotti commercializzati recanti i segni in conflitto è stata ritenuta inoperante nel caso di specie.
Il Tribunale UE ha poi precisato che non si deve fare riferimento al pubblico composto dai consumatori che possono utilizzare sia i prodotti designati dal marchio anteriore sia i prodotti contrassegnati dal marchio contestato ai fini dell'applicazione dell'art. 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, bensì il pubblico che potrà richiamare alla mente il marchio anteriore quando si troverà davanti ai prodotti contrassegnati con il marchio contestato.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza europea, fatto salvo il caso in cui il pubblico sia totalmente distinto da quello dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore e che quest'ultimo non abbia acquisito notorietà tale da andare al di là del pubblico interessato ai prodotti da esso designati, non è possibile escludere che i consumatori possano richiamare alla mente il marchio anteriore.
Il Tribunale UE ha, nel caso di specie, riscontrato che la ricorrente non aveva presentato elementi sufficienti per dimostrare che la notorietà del marchio anteriore si estendeva unicamente ai vini rossi, anzi essa stessa aveva confermato che il marchio anteriore godeva di un elevato grado di notorietà nel mercato dei vini italiani.
I Giudici hanno inoltre evidenziato che i prodotti “bevande alcoliche (escluse le birre)” oggetto del marchio richiesto dalla ricorrente comprendevano in particolare i vini ed i prodotti oggetto del marchio anteriore notorio erano identici, ciò anche se la notorietà di quest'ultimo doveva essere limitata ai vini rossi.
Il Tribunale UE ha ritenuto pertanto corretta la conclusione a cui era pervenuta la commissione ricorso in merito alla possibilità per il pubblico di riferimento di stabilire un nesso tra i marchi in conflitto ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
Quanto infine alla questione relativa al rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, il Tribunale UE ha evidenziato che la ratio dell'art. 8, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 207/2009 è finalizzata ad evitare che l'immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest'ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti designati dal segno distintivo per il quale è stata richiesta la registrazione, cosicché la loro commercializzazione possa essere agevolata da tale associazione con il marchio anteriore notorio.
Il terzo potrebbe in questo caso avvantaggiarsi del potere attrattivo della reputazione e del prestigio del marchio notorio, donde sfrutterebbe, senza versare alcun corrispettivo, lo sforzo economico e commerciale sostenuti dal titolare del marchio notorio per creare e mantenere l'immagine di quest'ultimo.
A tal proposito secondo quanto affermato dalla giurisprudenza europea, il titolare del marchio anteriore notorio non è tenuto a fornire la prova in sede di applicazione dell'art. 8, paragrafo 5, del regolamento n 207/2009 dell'esistenza di un pregiudizio effettivo ed attuale ai marchi di sua proprietà, ma è tenuto solamente ad addurre elementi che permettano di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o pregiudizio.
Il Tribunale UE ha pertanto evidenziato che, nel caso in esame, era incontestato il fatto relativo alla elevata notorietà del marchio anteriore che gode di un carattere distintivo intrinseco per il fatto che l'elemento figurativo dominante rappresentato dalla figura di un “Gallo” non ha alcun nesso evidente con i prodotti ed il cui carattere distintivo è oltremodo rafforzato dall'uso del segno.
L'immagine di eccellenza e di prestigio associati dai consumatori ai vini contrassegnati con il marchio anteriore poteva dunque essere trasferita ai prodotti contrassegnati dal marchio richiesto.
Si è infatti osservato che l'elevato grado di notorietà ed il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, nonché il fatto di utilizzare un segno avente una certa somiglianza con quest'ultimo per prodotti identici a quelli da esso designati ingeneravano un rischio non ipotetico che il pubblico di riferimento avrebbe potuto stabilire un nesso tra i marchi in conflitto.
L'uso del marchio richiesto poteva dunque dar luogo ad un indebito vantaggio a favore della ricorrente.
Il Tribunale UE ha, in conclusione, respinto il ricorso.
